המכשול הגדול ביותר בדרך לרישום פטנט

יזמים וממציאים רבים שאני פוגש בטוחים מאוד בחדשנות פורצת הדרך של ההמצאה שלהם. אני רגיל לשמוע את המשפטים הבאים: “נו, מה אתה אומר? נכון לא ראית כזה דבר מעולם? זה בטוח פטנט!” או “אני מכיר את התחום היטב ומעולם לא ראיתי כזה פתרון. זה מאה אחוז פטנט!”. האמירה הזו מובנת. היא משקפת תחושת חדשנות, ולעיתים גם התרגשות אמיתית מפריצת הדרך .

אבל לפעמים, מסתבר, קיים פער בין אינטואיציה טובה ככל שתהיה לבין החוק הקר והיבש. פטנט לא ניתן על תחושת “וואו”, אלא על עמידה בדרישות חוקיות מוגדרות . ברוב המקרים, הדרישה שמתבררת כמכשול המשמעותי ביותר לקבלת פטנט אינה דרישת החדשנות, אלא דווקא דרישת ההתקדמות ההמצאתית - מבחן משפטי מורכב, הערכתי ולעיתים בלתי צפוי, שמפתיע לא מעט ממציאים ויזמים.

המסגרת בחוק: תנאי הכשירות לפטנט

חוק הפטנטים מנסח את תנאי הסף בצורה תמציתית אך חדה. סעיף 3 לחוק הפטנטים קובע:

“אמצאה שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט”.

כלומר, כדי לזכות בהגנה פטנטית לא די בכך שהרעיון “יפה” או שהמוצר “עובד". נדרש לעמוד, בין היתר, בשתי דרישות מרכזיות:

1. חדשנות
2. התקדמות המצאתית

חדשנות (סעיף 4 לחוק הפטנטים) - מבחן עובדתי

סעיף 4 קובע שאמצאה תיחשב חדשה אם לא נתפרסמה בפומבי בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה . במילים אחרות, כדי לפגוע בדרישת החדשנות, על הבוחן להצביע על פרסום אחד (פטנט, מאמר, שימוש פומבי וכדומה) שמגלה, בצורה מאפשרת ביצוע, את כל מרכיבי התביעה כפי שנוסחה. זהו מבחן יחסית “עובדתי”:

• נמצא מקור יחיד שמגלה את כל האלמנטים ← אין חדשנות.
• לא נמצא מקור כזה ← דרישת החדשנות מתקיימת.

בפועל, במקרים רבים לא נמצא מקור אחד שמרכז את כל רכיבי השילוב. כלומר, יש פרסומים “דומים”, יש כאלה שמגלים חלקים מההמצאה - אך לא את כולה. כמובן, יש חריגים: תחומים צפופים, פרסומים חזקים במיוחד, או תביעה רחבה מדי - עלולים להוביל לכך שמקור יחיד יפיל את החדשנות. אבל ככלל, חדשנות היא משוכה שנבחנת על בסיס גילוי קונקרטי וברור.

התקדמות המצאתית (סעיף 5 לחוק הפטנטים)

סעיף 5 לחוק מגדיר: “התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו לפני תאריך הבקשה” . ההבדל העקרוני לעומת חדשנות הוא זה: גם אם אין פרסום אחד שמגלה את כל האלמנטים - עדיין ייתכן שההמצאה תיחשב מובנת מאליה . הבוחן יכול לטעון, למשל: “נכון שאין מקור יחיד שמגלה הכול, אך לבעל מקצוע ממוצע היה מובן מאליו לשלב בין פטנט A לפטנט B ואולי גם C, ולכן אין כאן התקדמות המצאתית”.

כאן מתגלה אופיו ההערכתי של המבחן.

המושג “מובן מאליו” אינו בינארי. הוא תלוי בפרשנות ובהערכה:

• מיהו “בעל מקצוע ממוצע”?
• מה נחשב ידע כללי בתחום?
• האם קיימת מוטיבציה אמיתית לשלב בין המקורות?
• האם מדובר בשילוב טבעי - או בבנייה בדיעבד?
• כמה מקורות ניתן לשלב לפני שהשחזור הופך מלאכותי?

זו הסיבה שבקשות פטנט רבות נופלות דווקא בשלב זה.

השוואה: חדשנות מול התקדמות המצאתית

כיצד מתמודדים עם דחייה בגין היעדר התקדמות המצאתית?

דחייה לפי סעיף 5 אינה סוף פסוק. אך התמודדות נכונה דורשת ניתוח טכני-משפטי מדויק, ולא רק אמירה כללית שההמצאה “חדשנית” . להלן מספר כלים פרקטיים:

1. מסגור נכון של הבעיה והתרומה - יש להבהיר מה הייתה הבעיה האובייקטיבית בעולם הקודם, לפני ההמצאה, מה היה הפתרון המקובל, ומה ההמצאה מוסיפה מעבר לכך. לא די להצביע על הבדל, יש להראות תרומה טכנית ממשית.
2. פירוק טענת השילוב -כאשר הדחייה מבוססת על שילוב מקורות, יש לבחון האם קיימת מוטיבציה אמיתית לשילוב, האם אחד המקורות שציטט הבוחן דווקא מלמד על התרחקות מההמצאה (teaching away), והאם הבוחן נדרש לשרשרת ארוכה של חיבורים, ככל שהשחזור נשען על יותר הנחות, כך גובר הטיעון שמדובר בהוכחה בדיעבד.
3. חידוד התביעות סביב הגרעין ההמצאתי - לעיתים התביעה רחבה מדי ולכן עלולה ליפול תחת המצאות ידועות שקרובות להמצאה. תיקון ממוקד, המדגיש מאפיין ייחודי שאינו מצוי בציטוטים, יכול לשנות את מישור הדיון.
4. הדגשת אפקט טכני או תוצאה בלתי צפויה - יתרון מדיד, תוצאה מפתיעה או סינרגיה בין רכיבים - הם כלים משמעותיים נגד טענת obviousness. כאשר קיימים נתונים אמפיריים או ניסויים תומכים, כוח הטיעון מתחזק משמעותית.
5. שיחה מקצועית עם הבוחן - במערכות מסוימות (למשל בארה״ב ובישראל), ראיון עם הבוחן מאפשר לחדד נקודות, להבין את מוקד הקושי ולגבש פתרון פרקטי.
6. תכנון מוקדם - כבר בשלב הכתיבה - חלק משמעותי מהמאבק על התקדמות המצאתית מוכרע ביום ניסוח בקשת הפטנט: האם התיאור מדגיש את הבעיה והתרומה? האם קיימות וריאציות ודוגמאות מספקות? האם קיימות עמדות גיבוי אמיתיות בתביעות התלויות? מפרט שנכתב באופן אסטרטגי מאפשר גמישות בתגובה לדחייה, מבלי להסתכן בהוספת עניין חדש.

לסיכום

העובדה שלא ראית פתרון דומה בעבר - אינה מבטיחה זכאות לפטנט. המשוכה האמיתית לרוב אינה רק “האם זה קיים”, אלא “האם זה היה מובן מאליו” . כתיבה נכונה, ניסוח מדויק ואסטרטגיה מוקדמת - הם אלה שמגדילים משמעותית את הסיכוי לעבור את מבחן ההתקדמות ההמצאתית ולהגיע לפטנט תקף ובעל ערך אסטרטגי.